Bösgläubige Markenanmeldungen: Sind sie abhängig vom rechtlichen Schutzgrad?

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

A. Einleitung

B. Markenrechtliche Grundlagen
I. Definition und Funktionen der Marke
II. Die Rechtsgrundlagen des Markenrechts
1. Nationales Markenrecht
2. Gemeinschaftsrecht
a) Markenrechtliche Verordnungen
b) Exkurs: Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts
3. Internationales Markenrecht
III. Die materiellen Schutzvoraussetzungen
1. Markenfähigkeit
2. Formen der Marke
IV. Hindernisse des markenrechtlichen Schutzerwerbs
1. Absolute Schutzhindernisse
2. Relative Schutzhindernisse
V. Die Entstehung und Wirkung der Marke
1. Grundlagen und Prinzipien des Markenschutzerwerbs
2. Formelle Voraussetzungen der Anmeldung und Eintragung
3. Inhalt und Umfang des Markenrechts
VI. Die Markenübertragung und Beendigung

C. Die bösgläubige Anmeldung einer Marke und ihr Schutzgrad
I. Die bösgläubige Markenanmeldung
1. Bösgläubigkeit als absolutes Schutzhindernis
2. Begriffsauslegung
a) Richtlinienkonforme Auslegung und Sprachvergleich
b) Einbeziehung der deutschen Rechtssprache
aa) Das subjektive Element
bb) Der maßgebliche Zeitpunkt
c) Ergebnis
3. Ausgewählte Entscheidungen zur Konkretisierung der Bösgläubigkeit
a) Der Beschluss „S100“
b) Der Fall „Ivadal“
c) Der Osterhasen-Streit
d) Auswertung
II. Die Evaluierung eines Prüfungsschemas
1. Der schutzwürdige Besitzstand
2. Rechtfertigungsgründe
a) Prüfung der Merkmale für die Partei Lindt
b) Die umgekehrte Betrachtung für Hauswirth
c) Schlussfolgerung
aa) Die Beurteilung der Interessenlage auf dem gleichen Markt
(1) Die Verkehrsgeltung
(2) Die notorische Bekanntheit einer Marke
(3) Bekannte und berühmte Marken
(4) Abgrenzung und Fazit
bb) Die Interessenlage auf verschiedenen Märkten
3. Das Aufstellen neuer Tatbestandsmerkmale
III. Fälle unter Berücksichtigung des rechtlichen Schutzgrades

D. Zusammenfassung

Rechtsprechungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

I. Aufsätze, Kommentare, Lehrbücher, Monografien

II. Internetquellen

Abkürzungsverzeichnis

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

A. Einleitung

Am 11. Juni 2009 stellte derEuropäische Gerichtshof(EuGH) erstmals fest, dass bei der Beurteilung der Frage, ob ein Markenanmelder bösgläubig ist, alle maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind, insbesondere der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen.^[1]

In dem zugrundeliegenden Fall begehrte der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli AG die Unterlassung der Benutzung des im Jahre 2000 als Gemeinschaftsmarke eingetragenen „Goldhasen“ von der Österreichischen Konditorei Franz Hauswirth GmbH. Diese wiederum verlangte die Löschung der Marke, weil die Lindt & Sprüngli AG bei der Anmeldung im bösen Glauben gewesen sei. Beide Gesellschaften stellen das verwechselbare Produkt seit ca. 50 Jahren her, wobei der Franz Hauswirth GmbH eine geringere Bekanntheit zugesprochen wird.^[2]

In der jüngsten Entscheidung vom 31. März 2011 wurde vom Handelsgericht Wien eine Bösgläubigkeit verneint.^[3]

Die Intention dieser Arbeit liegt in der Klärung der Frage, welchen Einfluss der rechtliche Schutzgrad eines Zeichens auf den Tatbestand der bösgläubigen Markenanmeldung haben kann. Hierbei muss ergründet werden, wie die sich gegenüberstehenden Schutzgrade ausge­staltet sein können, welche Aussage sich jeweils aus den verschiedenen Konstellationen ableiten lässt und wie maßgeblich diese Aussage schließlich für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist. Es wird zu klären sein, warum und ab wann der rechtliche Schutzgrad überhaupt eine Rolle spielt und in welchen Fällen dessen Einbeziehung zu fehlerhaften Ergebnissen führen könnte.

Um dies zu erreichen, werden zunächst die Grundlagen des Markenrechts dargestellt. Hierbei sollen wesentliche, für den weiteren Verlauf der Arbeit bedeutsame Begriffe erläutert und eine erste strukturelle Einordnung der bösgläubigen Markenanmeldung realisiert werden.

Im darauffolgenden Teil wird eine grundlegende Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit vorgenommen, die anschließend an ausschlaggebenden höchstrichterlichen Entscheidungen überprüft wird.

Mit einer ausführlichen Wiedergabe des Lindt GOLDHASEN-Urteils soll die Brücke zu einer Aufstellung von Tatbestandsmerkmalen, die den rechtlichen Schutzgrad eines Zeichens berücksichtigen, geschlagen werden.

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Analyse und Bewertung des vom AutorFabryim Jahre 2009 aufgestellten Prüfungsschemas.

Während dieser Untersuchung sollen maßgebliche rechtliche Schutzgrade, wie der schutzwürdige Besitzstand, die Verkehrsgeltung, die notorische Bekanntheit und Berühmtheit einer Marke erläutert, gegeneinander abgegrenzt und im Bezug zur Bösgläubigkeit beurteilt werden.

Ebenfalls wird in diesem Zusammenhang ausführlich auf die Interessenlage der Parteien hinsichtlich ihrer erzielten Schutzgrade eingegangen, wobei nicht verkannt wird, dass ein rechtlicher Zeichenschutz oftmals für konkrete Waren oder Dienstleistungen besteht oder nur in einem bestimmten geografischen Gebiet existieren kann.

Das anschließend erstellte Prüfungsschema soll die zuvor erzielten Ergebnisse und Überlegungen widerspiegeln und für derartige Fälle eine praktische Anwendungsgrundlage bieten.

Mit einigen wesentlichen Fallkonstellationen und deren Beurteilung bezüglich der Einbeziehung des rechtlichen Schutzgrades und dessen richtige Interpretation wird die Arbeit abgeschlossen.

B. Markenrechtliche Grundlagen

I. Definition und Funktionen der Marke

Eine Marke ist ein Kennzeichen, welches dem Zweck dient, Waren oder Dienstleistungen (im Folgenden nur: „Ware“ oder „Produkt“) eines Unternehmens zu individualisieren^[4]und somit insbesondere eine Unterscheidungsfähigkeit gegenüber denjenigen anderer Unternehmen zu gewährleisten.^[5]

Diese vorgenannte Unterscheidungsfunktion ist das zentrale Element einer Marke. In enger Verbindung hiermit steht die sog. Herkunftsfunktion, welche ermöglichen soll, dass ein Abnehmer anhand der Marke die Herkunftsstätte der Ware erkennt.^[6]Bevor mit Inkrafttreten desMarkengesetzes(MarkenG) der Akzessorietätsgrundsatz abgeschafft wurde, galt die Herkunftsfunktion noch als Grundfunktion einer Marke. Heute geht man davon aus, dass die Unkenntnis des hinter der Ware liegenden Herstellers nicht akzessorisch für das Bestehen der Marke ist,^[7]sondern sie sowohl ein verselbständigtes Recht gegenüber ihrem Eigentümer als auch gegenüber der Ware selbst darstellt.^[8]Ungeachtet dessen ist nach Ansicht des EuGH die Gewährleistung der Herkunftsfunktion nach wie vor maßgeblicher Zweck des durch die Marke gewährten Schutzes^[9]und wird ausdrücklich als Hauptfunktion einer Marke bezeichnet.^[10]

Als untergeordnete Funktionen seien die Garantiefunktion (Qualitäts- und Vertrauensfunktion) und Werbefunktion genannt. Erstere soll sicherstellen, dass eine mit einer bestimmten Marke gekennzeichnete Ware gleichbleibende Eigenschaften, wie z.B. Qualität, Produktimage, Kreditwürdigkeit oder Marktstellung aufweist, auf welche der Abnehmer vertrauen kann.^[11]Die Werbefunktion beschreibt die Marke schließlich als essentielles Kommunikationsinstrument des Marketings. Aufgrund des Informationsüberflusses und der begrenzten Aufnahmekapazität des Marktteilnehmers muss die Marke in der Lage sein, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Zugleich transportiert sie die Corporate Identity des Unternehmens, motiviert den Abnehmer zum Kaufentschluss und gewährleistet damit die Durchsetzung im Wettbewerb.^[12]

II. Die Rechtsgrundlagen des Markenrechts

1. Nationales Markenrecht

DasGesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen(Markengesetz - MarkenG) vom 25. Oktober 1994 bildet die grundlegende Reform des zuvor existenten „Warenzeichengesetzes“ im deutschen Rechtsraum. Zweck dieser Neuregelung war die Angleichung der verschiedenen, in den Mitgliedsstaaten derEuropäischen Gemeinschaft(EG)^[13]geltenden Markenrechtsordnungen. Durchgeführt durch die Umsetzung derErsten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken(89/104/EWG - MarkenRL), erfuhr insbesondere das materielle Recht wesentliche Änderungen. Eine Harmonisierung des Markenverfahrensrechts blieb den Mitgliedsstaaten freigestellt.^[14]

Weiterhin wurde am 11. Mai 2004 dieVerordnung zur Ausführung des Markengesetzes(MarkenV) erlassen, die ergänzend zum MarkenG, derVerordnung des Deutschen Patent- und Markenamtes(DPMAV) und weiteren Richtlinien, vornehmlich Anmeldungs-, Eintragungs-, Übergangs- und Widerspruchsverfahren regelt.^[15]

2. Gemeinschaftsrecht

a) Markenrechtliche Verordnungen

Trotz Umsetzung der o.g. Richtlinie ins nationale Recht, gilt der Grundsatz der Territorialität und damit die Beschränkung des Geltungsbereichs auf den jeweiligen Staat. Um einen vollständigen Markenschutz über die Landesgrenzen hinaus zu ermöglichen, wurde dieVerordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke^[16](GMV) erlassen. Diese ist primäre Rechtsgrundlage und in jedem Mitgliedsstaat unmittelbar geltendes Recht. In Abgrenzung zum deutschen Recht^[17]können Gemeinschaftsmarken gem. Art. 6 GMV nur durch Eintragung ins Gemeinschaftsmarkenregister geschützt werden. Der durch die GMV gewährte Schutz ist auf Gemeinschaftswarenmarken und Gemeinschaftsdienstleistungen beschränkt.^[18]

Außerdem wurde dieVerordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke(GMDV) vom 13. Dezember 1993 erlassen, welche insbesondere konkretisierende Regelungen zu Anmelde-, Eintragungs-, Verlängerungs-, Widerspruchs- und Übergangsverfahren enthält.^[19]

b) Exkurs: Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts

An dieser Stelle sollen die Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts kurz erläutert werden:

Der Grundsatz der Einheitlichkeit besagt, dass mit der Eigentümerschaft einer Gemeinschaftsmarke Rechte und deren Folgen, wie z.B. durch Eintragung, Übertragung oder Verzicht in allen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft begründet werden. Eine Einschränkung auf ein Teilgebiet der Gemeinschaft oder auf einzelne Mitgliedsstaaten ist nicht möglich.^[20]

Sämtliche Voraussetzungen für den Erwerb oder Untergang einer Gemeinschaftsmarke richten sich laut dem Grundsatz der primären Geltung i.d.R. nach dem Gemeinschaftsrecht.^[21]

Weiterhin bestimmt der Grundsatz der freien Übertragbarkeit, dass eine Gemeinschaftsmarke ein vom Rechtsinhaber unabhängiges Vermögensgut darstellt und selbständig übertragen, verpfändet oder lizenziert werden kann.^[22]

Nationale Kennzeichen und Gemeinschaftsmarken, so ermöglicht es der Grundsatz der Koexistenz, können gleichwertig nebeneinander bestehen. Im Streitfall wird der Inhaber der älteren Marke vom Gesetz her vorteilig behandelt.^[23]

3. Internationales Markenrecht

Die Basis internationaler Übereinkommen im Bereich des geistigen Eigentums bildet die bereits am 7. Juli 1884 in Kraft getretenePariser Verbandsübereinkunft(PVÜ). Ein Nebenabkommen - dasMadrider Markenabkommen(MMA) - schafft die Voraussetzungen für einen Markenschutz in jedem Verbandsstaat per Registrierung im sog. Internationalen Büro in Genf. DasProtokoll zum Madrider Markenabkommen(PMMA), welches eine selbständige Rechtsgrundlage darstellt, ermöglicht auch den Beitritt von Organisationen, wie bspw. dieEuropäische Union(EU), wodurch über die Registrierung einerinternationalen Registermarke(IR-Marke) ebenfalls Markenschutz in der Gemeinschaft entstehen kann.^[24]Vornehmlich in Bezug auf die Sicherstellung des internationalen Handels, enthält dasÜbereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums(TRIPS) im Rahmen derWelthandelsorganisation(WTO) Regelungen über die national zu erfüllenden Mindestanforderungen für den Schutz von Immaterialgüterrechten.^[25]

III. Die materiellen Schutzvoraussetzungen

1. Markenfähigkeit

Damit ein Kennzeichen überhaupt als Marke betrachtet werden kann, muss es markenfähig, d.h. insbesondere zur Unterscheidung von Waren anderer Hersteller geeignet sein.^[26]Um dem gerecht zu werden, müssen die folgenden grundlegenden Voraussetzungen, die z.T. das Gesetz im § 3 II Nr. 1-3 MarkenG nennt, vorliegen:

Die Marke darf nicht identisch mit ihrer zugrundeliegenden Ware oder dessen Verpackung sein (Nr. 1). Sie ist selbständig und hat eine reine Kennzeichnungsfunktion, weshalb auch Bestandteile, die zur Erreichung einer technischen Wirkung notwendig sind, nicht markenfähig sein können (Nr. 2).^[27]Dies würde z.B. auf den Begriff „Fahrrad“ für das gleichnamige Produkt zutreffen. Weiterhin muss eine Marke einheitlich und unveränderlich sein, d.h. sie muss in sich geschlossen und mit einem Blick erkennbar sein.^[28]Nicht markenfähig ist bspw. eine nichtdefinierte, variable Aneinanderreihung von verschiedenen Farben.^[29]

Schließlich muss das Zeichen zur abstrakten Unterscheidung von anderen geeignet sein. Begriffe, wie z.B. euro, med, dent, international oder extra erfüllen dieses Kriterium nicht. Auf eine konkrete Unterscheidungskraft im Vergleich zu einem anderen Unternehmen kommt es an dieser Stelle noch nicht an.^[30]

2. Formen der Marke

Der § 3 I MarkenG gibt ausdrücklich vor, dass alle erdenklichen Zeichen, lediglich eingeschränkt durch § 3 II MarkenG, grundsätzlich markenfähig sein können. Das Gesetz nennt hierzu eine nicht abschließende Aufzählung von Beispielen für Markenformen, darunter: Wörter, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, Aufmachungen einschließlich Farben oder Farbzusammenstellungen, Formen, Verpackungen und dreidimensionale Gestaltungen.

Denkbar sind auch weitere Formen, wie Tast-, Geschmacks- und Geruchszeichen oder Bewegungsabläufe. So können bspw. der Geschmack eines Lippenstiftes^[31], ein Tennisball, der nach frisch geschnittenem Gras riecht^[32]oder das Öffnen einer Autotür^[33]markenschutzfähig sein.

IV. Hindernisse des markenrechtlichen Schutzerwerbs

1. Absolute Schutzhindernisse

Wird der Schutz einer Marke per Eintragung ins Markenregister begehrt, so sind laut § 8 MarkenG zunächst folgende Tatbestände, die dieser Eintragung entgegenstehen könnten, von Amts wegen zu prüfen:^[34]

Die Marke muss in jedem Fall grafisch darstellbar sein.^[35]Dies ist insbesondere für neuartige Markenformen regelmäßig schwer realisierbar. Nach Auffassung des EuGH muss ein Zeichen, welches allein nicht visuell wahrnehmbar ist, mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen abgebildet werden können und die Darstellung klar, eindeutig, in sich geschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein, um der grafischen Darstellbarkeit zu genügen.^[36]

Die in § 8 II Nr. 1-10 MarkenG abschließend aufgezählten weiteren absoluten Schutzhindernisse stützen sich regelmäßig auf das sog. Freihaltebedürfnis. Hiernach dürfen bestimmte Zeichen nicht als Marke geschützt werden, weil sie der Allgemeinheit dauerhaft zur Verfügung stehen müssen.^[37]Von der Eintragung sind außerdem Kennzeichen ausgeschlossen, die u.a. zur Täuschung geeignet sind (Nr. 4), unsittlich sind oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (Nr. 5), Hoheitszeichen beinhalten (Nr. 6) oder im bösen Glauben angemeldet wurden (Nr. 10).

Ein Ausnahmetatbestand bildet die in § 8 III MarkenG bezeichnete Verkehrsdurchsetzung, die im Wesentlichen aussagt, dass die Marke trotz entgegenstehenden Schutzhindernisses eintragungsfähig ist, sofern sie bei Mitbewerbern, Händlern und Abnehmern (beteiligten Verkehrskreisen) einen Bekanntheitsgrad von i.d.R. mindestens 50 % erworben hat.^[38]

2. Relative Schutzhindernisse

Die relativen Schutzhindernisse sind - anders als die absoluten Schutzhindernisse - gem. § 9 MarkenG nur auf Grund eines Widerspruchs (§ 42 MarkenG) oder einer Nichtigkeitsklage (§ 51 I MarkenG) zu berücksichtigen. Das Gesetz unterscheidet relative Schutzhindernisse in drei Fallkategorien:

So wird zum einen eine Marke mit jüngerem Zeitrang gelöscht, sofern sie identisch mit einer Marke älteren Zeitrangs und der für sie jeweils eingetragenen Ware ist.^[39]

Zum anderen gilt o.g., wenn zwischen beiden Marken oder der für sie eingetragenen Waren eine Identität oder Ähnlichkeit, insbesondere Verwechslungsgefahr besteht. Diese liegt regelmäßig vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus dem gleichen oder verbundenen Unternehmen stammen.^[40]Hierbei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, wobei es vornehmlich auf die Wechselwirkungen vom Grad der Ähnlichkeit der Marken, Grad der Ähnlichkeit der zugrundeliegenden Waren und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ankommt. Ein geringer Ähnlichkeitsgrad der Marken kann so durch einen hohen Ähnlichkeitsgrad der Waren oder durch eine hohe Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden und umgekehrt.^[41]

Schließlich besagt § 9 I Nr. 3 MarkenG, dass Zeichen gelöscht werden, die mit einer älteren Marke identisch oder ähnlich sind, sofern die ältere Marke in Inland bekannt ist und die Benutzung der vom Zeitrang jüngeren sie in unlauterer Weise beeinträchtigen würde. Hierfür ist keine Ähnlichkeit der jeweils zugrundeliegenden Waren erforderlich. Mit dem unbestimmten Rechtsbegriff der „Bekanntheit“ sind Marken gemeint, die über die für sie eingetragenen Waren hinauswirken. Hierfür müssen sowohl quantitative Elemente, wie eine hohe Verkehrsbekanntheit als auch qualitative Elemente, wie Dauer und Umfang der Investitionen zur Erreichung dieser Verkehrsbekanntheit und dessen Dauer und räumliche Ausdehnung vorliegen.^[42]So musste bspw. nach Klage der McDonald´s Corporation die Marke „MAC Dog“ für Tiernahrung gelöscht werden.^[43]

V. Die Entstehung und Wirkung der Marke

1. Grundlagen und Prinzipien des Markenschutzerwerbs

Laut § 4 MarkenG entsteht Markenschutz entweder durch Eintragung ins Markenregister, durch Benutzung im Geschäftsverkehr, sofern ein von bestimmten Faktoren abhängiger Prozentsatz der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen dem Markeninhaber zuordnen können (sog. Verkehrsgeltung)^[44], oder eine Marke notorische bzw. allgemeine Bekanntheit besitzt.^[45]Allen Entstehungskategorien liegen dabei die folgenden zwei grundlegenden Prinzipien zugrunde:

Das Prioritätsprinzip besagt, dass die Marke mit älterem Zeitrang grundsätzlich Vorrang gegenüber der Marke mit jüngerem Zeitrang genießt. Für die Bestimmung des Zeitrangs bei eingetragenen Marken ist gem. § 6 I MarkenG regelmäßig der Anmeldetag maßgeblich. Liegt ein Schutzerwerb nach § 4 Nr. 2 oder 3 MarkenG vor, so bestimmt sich die Priorität nach dem Zeitpunkt, zu dem dieses Recht erworben wurde.^[46]

Weiterhin ist die Entstehung eines Markenrechts an das Territorialitätsprinzip gebunden. Hiernach hat die Marke nur Gültigkeit für das Land bzw. die Staatengemeinschaft, in welcher es entsprechend den o.g. Erwerbskategorien Markenschutz erlangt hat. Eine Ausdehnung auf weitere Territorien ist somit nur mit ergänzendem Schutzerwerb möglich.^[47]

2. Formelle Voraussetzungen der Anmeldung und Eintragung

Ist ein Kennzeichen markenfähig und stehen nach dem Gesetz keine Schutzhindernisse entgegen, so kann die Marke konkret durch Eintragung ins Markenregister geschützt werden, sofern die folgenden formellen Voraussetzungen vorliegen:

Der zukünftige Markeninhaber - gem. § 7 Nr. 1-3 MarkenG eine natürliche oder juristische Person oder eine geschäftsfähige Personengesellschaft - muss eine schriftliche Anmeldung mit eigenen Angaben, Details zur Marke und zu den Dienstleistungs- und Warenklassen (im Folgenden nur: „Warenklassen“) beimDeutschen Patent- und Markenamt(DPMA) zzgl. einer Gebühr i.H.v. 300 €^[48]einreichen.49

Von da an prüft die Markenstelle gem. §§ 36, 37 MarkenG das Vorliegen der vorgenannten materiellen und formellen Voraussetzungen. Werden keinerlei Eintragungshindernisse festgestellt, erfolgt die Eintragung ins Markenregister und die Veröffentlichung der Marke im Markenblatt. Dieses Prüfungsverfahren dauert i.d.R. 7 Monate und kann durch Zahlung einer weiteren Gebühr auf weniger als 6 Monate verkürzt werden.^[49]Unabhängig davon gilt für den Beginn des Markenschutzes gem. §§ 6 II, 33 I MarkenG der Anmeldetag.

3. Inhalt und Umfang des Markenrechts

Eine Marke stellt für ihren Rechtsinhaber ein Monopolrecht dar, mit welchem jeder Dritte von der Verwendung des Zeichens ausgeschlossen werden kann.^[50]Dieses sog. „Ausschließlichkeitsrecht“ versteht sich zum einen als positives Benutzungsrecht und zum anderen als negatives Verbietungsrecht.

Ersteres zielt darauf ab, dem Inhaber die Benutzung der Marke für die entsprechenden Waren zu gewähren und gegen Dritte mit kollidierendem Zeichen Löschungsansprüche durchzusetzen.^[51]Das letztgenannte dient der Gegenwehr von unzulässigen Benutzungshandlungen der Marke von Dritten. Hierbei geht es überwiegend um Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche i.S.d. § 14 II-VI MarkenG.^[52]

Diese Rechte werden durch den sog. „Erschöpfungsgrundsatz“ eingeschränkt. Danach muss ein Markeninhaber einem Dritten den redlichen Gebrauch einer Marke, sprich insbesondere den Handel von hiermit versehenden Waren gewähren, wenn er die Marke einmal in den Verkehr gebracht hat.^[53]Liefert eine Markeninhaberin bspw. Herrenhemden bewusst nur nach Italien, und gelangt die Ware nach Deutschland, so kann die Markeninhaberin den Verkauf ihrer Ware in einem deutschen Warenhaus nicht untersagen.^[54]Etwas anderes ist es, wenn die Ware durch den Dritten verändert oder z.B. bezüglich des Images verschlechtert wird.^[55]

Ebenfalls ist die Geltendmachung von Ansprüchen grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Markeninhaber die Marke nicht benutzt. Dem zugrunde liegt der im Markenrecht existente Benutzungszwang, der besagt, dass eine Marke als löschungsreif gilt, sofern von ihr nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht effektiv Gebrauch gemacht worden ist.^[56]

VI. Die Markenübertragung und Beendigung

Mit der Feststellung, dass zur Verfügung des an der Marke erworbenen Rechts ausschließlich der Inhaber berechtigt ist und dass mit der Abschaffung des Akzessorietätsgrundsatzes die Marke nicht länger an ihren Geschäftsbetrieb gebunden ist^[57], lässt sich die Möglichkeit einer Übertragung von Markenrechten ableiten. Gem. § 27 I MarkenG kann sich diese Übertragung für alle oder nur auf einen Teil der Warenklassen beziehen.^[58]

Dies gilt entsprechend, wenn eine Überlassung von Nutzungsrechten an Dritte - also die Vergabe einer Markenlizenz - erfolgt. Hierbei unterscheidet man zwischen ausschließlichen Lizenzen, welche sowohl dem Markeninhaber selbst als auch Dritten eine weitere Benutzung versagen kann und einfachen (nichtausschließlichen) Lizenzen, die lediglich ein Mitbenutzungsrecht begründen.^[59]

Der Schutz einer Marke ist grundsätzlich zeitlich unbegrenzt. Ein per Eintragung erlangter Markenschutz gilt zunächst für zehn Jahre und kann durch die Entrichtung einer Aufrechterhaltungsgebühr für weitere zehn Jahre verlängert werden.^[60]

Anderweitig kann eine Marke nur durch Anträge von Dritten, wie etwa wegen Nichtbenutzung oder Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gelöscht werden. Die Marke gilt dann von Anfang an (ex tunc) als nicht eingetreten.

Stehen relative Schutzhindernisse entgegen, so kann jeder Dritte eine Löschungsklage vor ordentlichen Gerichten erheben, die bei Obsiegen die angegriffene Marke von nun an (ex nunc) außer Kraft setzt. Dies gilt aber nur, wenn der Kläger - und Inhaber der älteren Marke - die jüngere Marke in Kenntnis ihrer Benutzung nicht schon fünf Jahre geduldet hat (§ 51 II MarkenG).

Marken, die gem. § 4 Nr. 2, 3 MarkenG durch Benutzung oder notorische Bekanntheit Schutz erlangt haben, verlieren diesen entsprechend mit dem Verlust der Verkehrsgeltung bzw. der allgemeinen Berühmtheit, respektive mit nachlassendem Bekanntheitsgrad.^[61]

C. Die bösgläubige Anmeldung einer Marke und ihr Schutzgrad

I. Die bösgläubige Markenanmeldung

1. Bösgläubigkeit als absolutes Schutzhindernis

In der Vorschrift zu den absoluten Schutzhindernissen des MarkenG gibt § 8 II Nr. 10 vor, dass Marken von der Eintragung ins Markenregister ausgeschlossen sind, wenn sie bösgläubig angemeldet wurden. Diese Regelung existiert seit dem 01.06.2004 und folgt aus der Umsetzung der zweiten Alternative von Art. 3 II lit. d MarkenRL.^[62]Der Anmeldung von bestimmten Zeichen als sog. Hinterhaltsmarken, die die Durchsetzung von ungerechtfertigten Ansprüchen ermöglichen, gilt es mit dieser Regelung entgegen zu wirken.^[63]

Die zuvor im § 50 I Nr. 4 MarkenG a.F. umgesetzte erste Alternative begründete nach ihrer systematischen Stellung lediglich einen nachträglichen Löschungsanspruch bösgläubig angemeldeter Marken, nicht aber eine Prüfung von Amts wegen bereits im Eintragungsverfahren. Grund dafür war, dass die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung bis dahin nicht als absolutes Schutzhindernis betrachtet wurde.^[64]

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass nunmehr eine bösgläubige Anmeldung bei der Eintragung zu berücksichtigen und im Zweifel zu versagen ist. Allerdings sei zur Entlastung des DPMA gesagt, dass die Anmeldung gem. § 37 III MarkenG nur zurückgewiesen werden muss, wenn sie offensichtlich - also eindeutig aus den Anmeldeunterlagen, üblichen Informationen oder aufgrund des Fachwissens des Prüfers - erkennbar ist.^[65]Der nachträgliche Löschungsanspruch wird hierdurch nicht beseitigt, sondern existiert nebenher weiter. Die Rechtsgrundlage für den Löschungsantrag, welcher von jedermann gestellt werden kann, ergibt sich demzufolge aus § 50 I MarkenG i.V.m. § 8 II Nr. 10 MarkenG.^[66]Im Gegensatz zur a.F. des MarkenG kann weiterhin eine Löschung der fälschlicherweise durchgeführten Eintragung vom DPMA selbst gem. § 50 III MarkenG getätigt werden.

Zweck des § 8 II Nr. 10 MarkenG ist es, die Entstehung von ungerechtfertigten Monopolrechten im Interesse der Rechtssicherheit zu verhindern^[67]und die Möglichkeit zu eröffnen, eine offensichtlich bösgläubig angemeldete Marke schon im Eintragungsverfahren zu berücksichtigen und insofern die Entstehung des Markenrechts zu verhindern, bevor nachträgliche Löschungs- und Verletzungsverfahren zu einer hohen Belastung der Ämter führen.^[68]

2. Begriffsauslegung

a) Richtlinienkonforme Auslegung und Sprachvergleich

Aus Art. 288 desVertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union(AEUV) ergibt sich die Notwendigkeit einer Auslegung des Begriffs der „Bösgläubigkeit“ im Sinne der zugrundeliegenden gemeinschaftlichen MarkenRL. Mit dem Argument, dass die nationale Umsetzung auf einer fakultativen Bestimmung beruht, könnte die Bindungswirkung des Art. 288 AEUV wegfallen, womit man sich allerdings einer Auslegungsmethode entledigt, die maßgeblich zur Rechtsfindung beitragen kann.^[69]Hierfür spricht auch die Gesetzesbegründung zum MarkenG a.F., in welcher es heißt, dass der Begriff der Bösgläubigkeit aus der MarkenRL übernommen und bewusst auf eine andere Formulierung - wie etwa die sittenwidrige oder rechtsmissbräuchliche Anmeldung - verzichtet wurde. Dem Bösgläubigkeitsbegriff kommt weiterhin eine den deutschen Gesetzen bisher fremde Bedeutung zu.^[70]

Als erster Anhaltspunkt lässt der Vergleich der anderssprachigen Fassungen der MarkenRL möglicherweise eine Annäherung an die Begriffsdeutung der Bösgläubigkeit zu.^[71]Im Gegensatz zum verwendeten englischen „bad faith“ und niederländischen „kwader trouw“, deutet die französische Übersetzung von „mauvaise foi“ nicht nur auf „bösgläubig sein“, sondern auch auf „Unehrlichkeit“ oder „Unaufrichtigkeit“ hin.^[72]Im deutschen Sprachgebrauch finden sich hierfür Synonyme, wie „falsch“, „hinterhältig“, „lügenhaft“, „scheinheilig“ und „verstellt“.^[73]Frei definiert könnte Bösgläubigkeit in diesem Zusammenhang als das Vortäuschen einer redlichen Absicht verstanden werden, wobei die tatsächliche, im Verborgenen liegende Absicht „böse“ oder unredlich, aber nicht zwingend gegenteilig der vorgetäuschten Absicht sein muss. Irrelevant müsste zudem sein, ob der Versuch unternommen wird, die tatsächliche Absicht in die Tat umzusetzen, geschweige denn hierin erfolgreich zu sein. Richtigerweise müsste, wie der Volksmund sagt, böse derjenige sein, der Böses denkt. Die Tat hingegen, die bspw. die ungerechtfertigte Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen betreffen könnte, müsste nur dann als „böse“ zu bezeichnen sein, wenn dahinter eine böse Absicht steht.

b) Einbeziehung der deutschen Rechtssprache

Interessanterweise geht aus der Gesetzesbegründung zum MarkenG a.F. trotz des zuvor genannten Ausschlusses deutscher Pendants hervor, dass mit der Aufnahme der Bösgläubigkeit in die Nichtigkeitsgründe des § 50 I Nr. 4 MarkenG a.F. nun ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung stehe, mit welchem man z.B. rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Anmeldungen löschen könne.^[74]Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass an die Bösgläubigkeit geringere Anforderungen als an die o.g. Begriffe gestellt werden.^[75]

Der Begriff der Rechtsmissbräuchlichkeit ergibt sich insbesondere aus dem § 226 desBürgerlichen Gesetzbuches(BGB) und der Begriff der Sittenwidrigkeit kann aus den §§ 242, 826 BGB und § 1Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb(UWG) abgeleitet werden.^[76]

Beim Rechtsmissbrauch geht man davon aus, dass alle Umstände des Einzelfalls auf keinen anderen Zweck als einer Schadenszufügung hindeuten. Dass jemand aus verwerflichen Gründen von seinen Rechten Gebrauch macht, reicht hierfür noch nicht aus. Weiterhin muss die Rechtsausübung den Berechtigten objektiv keinen anderen Vorteil als die Schädigung eines anderen bringen. Ob ein Schaden tatsächlich eingetreten ist, ist allerdings irrelevant.^[77]

Sittenwidrigkeit bedeutet einerseits den Verstoß gegen tatsächlich bestehende Sitten - also Bräuche und Gewohnheiten - und andererseits gegen die Sittlichkeit, wie bspw. Moralvorstellungen und sittliches Empfinden. Dabei ist die Sittenwidrigkeit stets richterlich am Anstandsgefühl aller gerecht und billig Denkenden, in diesem Zusammenhang insbesondere unter Berücksichtigung des persönlichen Schutzbereichs von Mitbewerbern, Verbrauchern und dem Interesse der Allgemeinheit am Bestand des Wettbewerbs neu zu bestimmen.^[78]

Für die Bestimmung des Begriffs der Bösgläubigkeit hilft vor allem der Vergleich mit der Rechtsmissbräuchlichkeit weiter. Setzt man fiktiv beide Begriffe gleich, so müsste eine Markenanmeldung dann bösgläubig sein, wenn sie ausschließlich dem Zweck dient, einen Wettbewerber zu schädigen. Einen eigenen Vorteil, wie etwa den Erwerb des positiven Benutzungsrechts, dürfte sie nicht begründen. Da letzteres jedoch stets gegeben ist, wird klar, weshalb an die Bösgläubigkeit geringere Voraussetzungen geknüpft sind.

Fraglich bleibt aber, ob die Markenanmeldung ausschließlich auf die Schädigung des Wettbewerbers gerichtet sein muss oder ob nicht diese lediglich als primäre Absicht des Anmelders ausreicht.

Ein weiterer Ansatz könnte durch die Einbeziehung des im deutschen Recht verwendeten gegenteiligen Begriffs des „guten Glaubens“, z.B. nach § 932 BGB sein.^[79]Hiernach wird ein Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die übertragene Sache dem Veräußerer nicht gehört hat, sofern der Erwerber dies nicht gewusst hat oder dies nach den Umständen (infolge grober Fahrlässigkeit) nicht hätte wissen müssen.

Guten Glaubens ist also derjenige, der objektiv etwas Unzulässiges tut, im Inneren aber - also subjektiv - keinen Grund hatte, an der Zulässigkeit der Tat zu zweifeln.^[80]Im bösen Glauben handelt umgekehrt, wer etwas Unzulässiges tut und sich auch subjektiv des Unrechts bewusst ist. Nach dem Gesetzeswortlaut des § 932 BGB ist es zudem irrelevant, ob die unredliche Tat wissentlich durchgeführt wurde oder ob das Unrecht der Tat lediglich hätte erkannt werden müssen.^[81]Diese Interpretation bekräftigt, dass die hinter der Tat liegende Absicht maßgeblich für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist. Hinzu kommt allerdings, dass erst das Handeln selbst den Auslöser für die Frage nach der Intention dieses Handelns gibt. Führt man diese Erkenntnis auf die o.g. Volksweisheit zurück, so müsste diese in etwa wie folgt ergänzt werden: „Böse ist, wer etwas böses tut und dabei böse denkt.“^[82]

Dieser Vergleich trifft mit der Bösgläubigkeit im Markenrecht auf zwei Kritikpunkte:

Zum einen ist die Tat, welche zumeist die Durchsetzung eines Unterlassungs- oder Schadensersatzanspruchs darstellt und dem einzigen redlichen Zweck dient, einen anderen an der Weiterbenutzung eines Kennzeichens zu hindern, nicht als solches böse, sondern wesentlicher Bestandteil des durch die Marke begründeten Ausschließlichkeitsrechts ist. In der Praxis bedeutet dies, dass die Tat allein noch keinen Hinweis auf Bösgläubigkeit begründen müsste und somit auch nicht in die Beurteilung mit einfließen dürfe.

Zum anderen seien die Begriffe des „Kennens“ und „Kennenmüssens“ hier in der Weise zu bestimmen, dass ein Anmelder bösgläubig ist, wenn er von einem Dritten, der ein ähnliches Zeichen im Verkehr benutzt, Kenntnis hat oder nach sorgfältiger Prüfung Kenntnis hätte haben müssen. Dem steht u.a. entgegen, dass das Markenrecht kein sog. Vorbenutzungsrecht kennt. Hiernach würde jemand, der ein Kennzeichen bereits benutzt, aus Billigkeitsgründen geschützt werden müssen; ein Anmelder dieses Zeichens bei Kenntnis dieser Vorbenutzung sogleich den Tatbestand der Bösgläubigkeit erfüllen.^[83]

Insgesamt ist daher die Kenntnis des Anmelders, dass ein Dritter ein ähnliches Zeichen bereits benutzt zwar ein Hinweis auf Bösgläubigkeit, hierfür allein jedoch nicht ausreichend.^[84]

aa) Das subjektive Element

Aus der Betrachtung der Gutgläubigkeit als Gegenteil der Bösgläubigkeit lässt sich feststellen, dass die innere Haltung bzw. Glaube oder Absicht eine wesentliche Rolle für das Bestehen oder Nichtbestehen einer bösgläubigen Anmeldung spielt. Dieses subjektive Element ist schwierig zu bestimmen, da sich regelmäßig nicht in Erfahrung bringen lässt, welche Absicht der Anmelder tatsächlich hatte. Es muss daher anhand rein äußerer Umstände auf das innere Motiv geschlossen werden.^[85]

Bei Fällen der sog. zukünftigen Behinderungsabsicht stellte derBundesgerichtshof(BGH) hierfür drei Indizien auf:

Einerseits muss der Markenanmelder eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Warenklassen angemeldet haben. Andererseits darf weiterhin kein ernsthafter Benutzungswille vorliegen und schließlich soll der Zweck der Hortung von Marken im Wesentlichen darauf gerichtet sein, Dritte auf Unterlassungs- und Schadensersatz zu verklagen.^[86]Neben derartigen Fällen sind aber auch Behinderungen denkbar, in denen der Anmelder die Schädigung eines konkreten anderen bezweckt (sog. Individualbehinderung). Hierfür ist die Einbeziehung weiterer Umstände des Einzelfalls nötig.^[87]

Aus dieser Betrachtung lässt sich jedoch z.T. entnehmen, dass die Behinderungsabsicht nicht das alleinige, sondern nur das wesentliche - also überwiegende - Motiv sein muss.^[88]

bb) Der maßgebliche Zeitpunkt

Eine gewisse rechtliche Unklarheit besteht darüber, welcher Zeitpunkt für die Beurteilung der Bösgläubigkeit maßgeblich ist. Der Wortlaut des § 8 II Nr. 10 MarkenG stellt eindeutig auf den Anmeldungszeitpunkt ab. Der BGH ist jedoch der Meinung, dass es allein auf den Zeitpunkt der Eintragung ankommt, da es sich bei einer bösgläubigen Markenanmeldung um ein Eintragungshindernis handelt.^[89]

Einer anderen Ansicht nach kann erst durch die spätere missbräuchliche Verwendung überhaupt eine Bösgläubigkeit festgestellt werden.^[90]

Dagegen spricht jedoch schon die Löschung ex tunc, die bei absoluten Schutzhindernissen praktiziert wird. Wenn nämlich der Nichtigkeitsgrund anfänglich nicht gegeben war, ist eine Löschung von Anfang an als ungerechtfertigt zu bezeichnen.

Unabhängig dieses Meinungsstreits orientiert sich die Literatur überwiegend am Gesetzeswortlaut.^[91]

c) Ergebnis

Anhand der obigen - lediglich grundlegenden^[92]- Auslegung lässt sich folgender Definitionsversuch unternehmen:

Bösgläubig ist, wer zum Zeitpunkt der Anmeldung eines Kennzeichens weiß oder wissen müsste, dass ein Dritter dieses Zeichen bereits im Verkehr benutzt und darüber hinaus überwiegend die Schädigung dieses Dritten beabsichtigt.

Diese Definition trifft allerdings nur auf die Individualbehinderung zu, da die Anmeldung von Marken zum Zweck der späteren Lizenzierung in Fällen der zukünftigen Behinderungsabsicht (sog. Spekulationsmarken) i.d.R. ohne Wissen oder Wissenmüssen erfolgt.^[93]

3. Ausgewählte Entscheidungen zur Konkretisierung der Bösgläubigkeit

a) Der Beschluss „S100“

Der Beschluss des BGH vom 30.10.2003 (Aktenzeichen: I ZB 9/01) gilt bis heute als grundlegende Entscheidung zur Bösgläubigkeit und deren Beweisanzeichen.^[94]

Der hier zugrundeliegende Fall betrifft ein deutsches Unternehmen (Antragsstellerin), welches seit 1976 einen Flüssigreiniger für Motorräder mit der Bezeichnung „S100“ herstellt. Im Jahre 1984 beschließt die Antragsstellerin, den Reiniger in die USA zu exportieren, wofür sie mit dem dortigen Vertriebspartner (später: Markeninhaberin) eine Geschäftsbeziehung eingeht. Diese Geschäftsbeziehung endet 1992 im Streit.

Ende 1994 melden sowohl die Antragsstellerin als auch die Markeninhaberin das Zeichen „S100“ beim DPMA an. Aufgrund einer Gesetzesänderung, die die Eintragung von bloßen Buchstaben- und Zahlenkombinationen als Marke ermöglicht, erklären sich beide unabhängig voneinander mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1.1.1995 (Datum des Inkrafttretens der Gesetzesänderung) einverstanden.

Die Markeninhaberin vertreibt die Produkte, die sie von einem Wettbewerber der Antragsstellerin herstellen und abfüllen (in Verpackungen mit der Aufschrift „S100“) lässt, in erster Linie in den USA. Über ein Tochterunternehmen eines Kunden der Markeninhaberin gelangen die Produkte auch nach Deutschland. Das Tochterunternehmen wird von der Antragsstellerin abgemahnt, woraufhin die Markeninhaberin rückwirkend eine nichtausschließliche Lizenz erteilt, welche das Tochterunternehmen zum Vertrieb in Deutschland legitimierte.

Die Antragsstellerin begehrt daher die Löschung der für die Markeninhaberin eingetragenen Marke „S100“, weil diese bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei.^[95]Das DPMA sowie (nach Beschwerde der Markeninhaberin) dasBundespatentgericht(BPatG) folgten diesem Antrag. Die darauffolgende Rechtsbeschwerde zum BGH ließ keine Fehler der Vorinstanzen erkennen.

In seiner Begründung führt das Gericht aus, dass von einer Bösgläubigkeit jedenfalls dann auszugehen sei, wenn die Markenanmeldung sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich war. Von einer sittenwidrigen Anmeldung könne allerdings nicht schon dann ausgegangen werden, wenn der Anmelder Kenntnis von einem Dritten hat, der das Zeichen bereits benutzt. Es müssten hierfür vielmehr besondere - die Unlauterkeit begründende - Umstände hinzutreten. Diese können insbesondere darin liegen, dass der Markeninhaber das Zeichen ohne sachlich gerechtfertigten Grund angemeldet hat und diese Anmeldung weiterhin das Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers hatte.^[96]

Trotz der Tatsache, dass die Markeninhaberin aufgrund der durch den gleichen Zeitrang begründeten Koexistenz beider Marken nicht in der Lage sei, ihr Ausschließlichkeitsrecht ge­genüber der Antragstellerin durchzusetzen, bejaht auch der BGH das Ziel der Besitzstandsstörung. Die Markeninhaberin verfolge mit der Anmeldung in Deutschland mglw. in erster Linie die Sicherung ihres eigenen Besitzstandes, jedoch zeige die Lizenzvergabe an das deutsche Tochterunternehmen, dass die Markeninhaberin gewillt sei, die Eintragung der Marke für die Durchsetzung ihrer Produkte einzusetzen.^[97]

Das berechtigte Interesse, welches darin besteht, dass sich die Markeninhaberin vor einer Untersagung der Herstellung und Abfüllung des Reinigers in Deutschland durch die Antragsstellerin schützen will, muss unberücksichtigt bleiben, wenn die Gefahr besteht, dass weitere Vorteile aus der Eintragung gezogen werden, die nicht mit diesem berechtigten Interesse einhergehen.^[98]

b) Der Fall „Ivadal“

Am 2. April 2009 beschloss der BGH (Aktenzeichen: I ZB 8/06), dass die Markeninhaberin der Wortmarke „Ivadal“ bei der Anmeldung bösgläubig i.S.v. § 8 II Nr. 10 MarkenG war.^[99]

Die Antragsstellerin hat die Löschung der o.g. Marke - eingetragen für Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere Humanarzneimittel - aus selbigem Grund beantragt. Sie vertreibt seit längerem unter der gleichen Bezeichnung im Ausland ein Schlafpräparat. In Deutschland vertreibt sie dasselbe Mittel allerdings unter der Bezeichnung „Stilnox“ (sog. Zwei-Marken-Strategie).^[100]

Die Markeninhaberin ist eine Markenagentur, die systematisch eine Vielzahl von Marken zu dem Zweck anmeldet, diese später an Dritte zu lizenzieren oder zu veräußern. Sie beantragt die Zurückweisung der von der Antragsstellerin begehrten Löschung.^[101]

Das BPatG hatte im Beschluss vom 17. Januar 2006 die Bösgläubigkeit verneint, weil die Antragstellerin die Marke „Ivadal“ lediglich im Ausland benutzt und nichts darauf hindeute, dass die Antragstellerin beabsichtigt, das Präparat unter dieser Marke in Zukunft auf den deutschen Markt zu bringen. Nicht ausreichend für die Begründung der Bösgläubigkeit sei die bloße Möglichkeit der Antragsstellerin, ihre Zeichen per Gemeinschaftsmarke auf dem europäischen Markt zu vereinheitlichen. Weiterhin gäbe es keine Anzeichen dafür, dass die Markeninhaberin mit der Markenanmeldung die Absicht verfolgt, die Antragsstellerin am Einsatz ihrer ausländischen Marke auf dem deutschen Markt zu hindern. Sie sei eine Markenagentur, derer Geschäftstätigkeit es entspricht, systematisch eine Vielzahl von Marken anzumelden. Allein die Möglichkeit der Durchführung künftiger wettbewerbswidriger Handlungen spreche noch nicht für einen bösen Glauben.^[102]

Um die hiergegen gerichteten Angriffe zu verdeutlichen, konkretisiert der BGH zunächst den Begriff der Bösgläubigkeit. Demnach sollen mit dem aus der MarkenRL stammenden Begriff in erster Linie Fälle erfasst werden, bei denen die Anmeldung ausschließlich zur Durchsetzung von Unterlassungs- oder Geldersatzansprüchen dient. Der Ausnutzung, der durch den Erwerb eines Markenrechts begründeten formellen Rechtsposition, gilt es entgegen zu wirken. Für den Zeitpunkt der Bösgläubigkeit ist nach Gesetzeswortlaut zwar das Anmeldedatum maßgeblich, gemeint sei damit allerdings der Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung, da es sich um ein absolutes Schutz- bzw. Eintragungshindernis handelt. Umstände, die nach der Eintragung hinzutreten, können kein Schutzhindernis i.S.v. § 8 II Nr. 10 MarkenG begründen. Sie können allerdings im Löschungsverfahren nach § 50 I, § 54 II 1 MarkenG Hinweise enthalten, ob die Anmeldung bereits bösgläubig war.^[103]

Das BPatG hat die relevanten Umstände des vorliegenden Falls nicht hinreichend gewürdigt. So gilt ein Anmelder eines Zeichens erst dann als bösgläubig, wenn zu der Tatsache, dass der Anmelder Kenntnis von der Vorbenutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens von einem anderen gehabt hat, hinzukommt, dass der Anmelder die Absicht verfolgt, den Besitzstand dieses Vorbenutzers zu stören oder für diesen den Gebrauch der Kennzeichnung zu sperren.^[104]

Grundsätzlich - und so auch vom BPatG angenommen - ist die Anmeldung mit Kenntnis eines lediglich im Ausland benutzten Zeichens im Inland rechtlich unbedenklich (Territorialitätsprinzip^[105]). Die Bösgläubigkeit begründenden Umstände müssen daher einen hinreichenden Inlandsbezug aufweisen. Im vorliegenden Fall könne hierfür der Wille der Antragsstellerin, die Marke demnächst auch auf dem inländischen Markt zu benutzen, ausschlaggebend sein. Dieser Wille wird jedoch zu keiner Zeit deutlich. Vielmehr hat die Antragsstellerin ein identisches Produkt unter einem anderen Kennzeichen in Deutschland vermarktet.^[106]

Allerdings kann auch das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders auf eine Bösgläubigkeit hindeuten. Mit der Abschaffung des Akzessorietätsgrundsatzes ist ein solcher Benutzungswille auch dann gegeben, wenn die Marke nicht selbst benutzt wird, sondern der Übertragung an einen Dritten dient. Wird aber in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen, kann von einer Bösgläubigkeit bereits bei der Anmeldung ausgegangen werden, wenn zu diesem Zeitpunkt die Veräußerung an konkrete Dritte naheliegt, die diesen Erwerb vornehmlich aufgrund der Sicherung der Verwendung ihrer ungeschützten Kennzeichnung tätigen würden.^[107]

Die Möglichkeit der Markeninhaberin, die Marke „Ivadal“ an andere zu übertragen, war schon zum Zeitpunkt der Anmeldung erheblich eingeschränkt. So kamen hierfür nur bestimmte Unternehmen - im konkreten Fall der ausländische Hersteller, welcher zukünftig beabsichtigen könnte, sein Arzneimittel unter einer einheitlichen Bezeichnung zu vertreiben, oder Parallelimporteure, die aus der Gefahr heraus handeln, dass der Import durch die Markeninhaberin untersagt werden könnte - in Betracht.^[108]

Stand also im Zeitpunkt der Anmeldung fest, dass die Übertragung der hierdurch erworbenen Markenrechte nur an bestimmte Dritte erfolgen kann und kann darüber hinaus von einem rechtsmissbräuchlichen Einsatz der Markenrechte gegenüber diesen Dritten ausgegangen werden, so war die Anmeldung i.S.v. § 8 II Nr. 10 MarkenG bösgläubig.^[109]

c) Der Osterhasen-Streit

Seit nunmehr 7 Jahren zieht sich der markenrechtliche Streit zwischen der Lindt & Sprüngli AG (im Folgenden: „Lindt“) und der Franz Hauswirth GmbH (im Folgenden: „Hauswirth“) bezüglich der Herstellung und Vermarktung eines in Goldpapier verpackten Schokoladenosterhasen durch alle Instanzen. So bat derOberste Gerichtshof(OGH) Österreich im Jahre 2007 den EuGH zu einer Vorabentscheidung, die zugleich als eine wesentliche Klärung des Begriffs der Bösgläubigkeit im Gemeinschaftsrecht Bedeutung erlangte.^[110]

Im zugrundeliegenden Fall begehrt Lindt die Unterlassung der Benutzung der durch sie per Eintragung ins Gemeinschaftsmarkenregister geschützten 3D-Marke in Form des Schokohasen gegenüber Hauswirth im Gebiet der EU. Grund hierfür ist, dass zwischen beiden Produkten eine Verwechslungsgefahr besteht.

Hauswirth hingegen beantragt im Wege einer Widerklage die Nichtigkeit der 3D-Marke ex tunc, weil Lindt bei der Anmeldung dieser bösgläubig i.S.v. Art. 51 I lit. b GMV^[111]gewesen sei.^[112]

[...]

^[1]Vgl. EuGH, GRUR 2009, S. 763, Leitsätzliches – Lindt GOLDHASE.

^[2]Vgl. Ticic, S. 182 ff.

^[3]Vgl. Internetpräsenz „NZZ“; Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da Berufung eingelegt wurde.

^[4]Vgl. Internetpräsenz „Deutsches Patent- und Markenamt“; vgl. auchEisenmann/Jautz, Rn. 231.

^[5]Vgl. Götting, § 52, Rn. 1.

^[6]Vgl. Berlit, Rn. 3.

^[7]Vgl. Götting, § 52. Rn. 14.

^[8]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 233.

^[9]Vgl. EuGH, GRUR 1998, S. 922, Rn. 27 – Canon.

^[10]Vgl. EuGH, GRUR 2005, S. 153, Rn. 85 – Anheuser-Busch/Budvar.

^[11]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 232; z.T. anders:Götting, § 52, Rn. 3; anders auch:Fezer, Einl D, Rn. 10 ff.

^[12]Vgl. Götting, § 52, Rn. 4.

^[13]Nunmehr: Europäische Union.

^[14]Vgl. Rechtsgrundlagen,Fezer, S. 2-6.

^[15]Vgl. Rechtsgrundlagen,Fezer, S. 6-8.

^[16]Nunmehr: VO (EG) Nr. 207/2009.

^[17]Vgl. auch § 4 MarkenG.

^[18]Vgl. Rechtsgrundlagen,Fezer, S. 11; vgl. auch Art. 1 I GMV.

^[19]Vgl. Rechtsgrundlagen,Fezer, S. 13 f.

^[20]Vgl. Fezer, Einl F, Rn. 4; vgl. auch Art. 1 II GMV; Eine Ausnahme bildet der „Prioritätsgrundsatz bei örtlicher Benutzung“ gem. Art. 111 GMV.

^[21]Vgl. Fezer, Einl F, Rn. 5; vgl. auch Art. 25 ff., 9 ff., 14 I GMV; Ausnahmen: Art. 14 I 2 GMV i.V.m. Art. 101 GMV, Art. 102 GMV, Art. 14 II GMV.

^[22]Vgl. Art. 17-22 GMV; vgl. auch Rechtsgrundlagen,Fezer, S. 12.

^[23]Vgl. Knaakin GRUR 2001, S. 21 f.; vgl. auchFezer, Einl F, Rn. 7.

^[24]Vgl. Fezer, Einl F, Rn. 74.

^[25]Vgl. Rechtsgrundlagen,Fezer, S. 20 f.

^[26]Vgl. auch hier, B. I. („Unterscheidungsfunktion“).

^[27]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 237; vgl. auch § 3 II Nr. 2 MarkenG.

^[28]Vgl. Internetpräsenz „Brandlaw“; vgl. auch z.T. Götting§ 52, Rn. 30.

^[29]Vgl. BGH, GRUR 2007, S. 55, Rn. 10, 17 – Farbmarke gelb/grün II.

^[30]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 237; vgl. auch § 3 I MarkenG.

^[31]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 247; vgl. auchFezer, § 3, Rn 614.

^[32]Vgl. HABM, WRP 1999, S. 618 – The smell of fresh cut grass.

^[33]Vgl. HABM, GRUR 2004, S. 63 – Lamborghini-Türbewegungsablauf.

^[34]Vgl. auch § 37 MarkenG.

^[35]Vgl. auch § 8 I MarkenG.

^[36]Vgl. EuGH, GRUR 2004, S. 54, Leitsatz 2 – Shield Mark/ Kist; Eintragung eines Hörzeichens nur innerhalb eines anerkannten und vollständigen Notensystems, Leitsatz 3; vgl. auch EuGH, GRUR 2003, S. 145, Leitsatz 1 – Sieckmann; In Rn. 73 wird die Eintragungsfähigkeit von Geruchsmarken verneint.

^[37]Vgl. Ströbelein GRUR 2001, S. 661; Als Bsp. sei hier ebenfalls der Begriff „Fahrrad“ genannt.

^[38]Vgl. Rohnke/Thieringin GRUR 2011, S. 13; vgl. auch BGH, GRUR 2009, S. 954, Rn. 26 – Kinder III.

^[39]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 265 f.; vgl. auch §§ 9 I Nr.1 MarkenG, § 6 MarkenG.

^[40]Vgl. EuGH, GRUR 2005, S. 1042, Rn. 26 – THOMSON LIFE.

^[41]Vgl. BGH, GRUR 2008, S. 258, Rn. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect.

^[42]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 280 ff.

^[43]Vgl. BGH, GRUR 1999, S. 161 – MAC Dog.

^[44]Vgl. Götting, § 58, Rn. 4 f.; Ist von der Verkehrsdurchsetzung abzugrenzen; vgl. auchFezer§ 4, Rn. 103 f.

^[45]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 294.

^[46]Vgl. Fezer, § 6, Rn. 6.

^[47]Vgl. Fezer, Einl H, Rn. 7 f.

^[48]Beispielsgebühr für eine postalische Anmeldung in bis zu drei Warenklassen.

49 Vgl. Internetpräsenz „ Deutsches Patent- und Markenamt“.

^[49]Vgl. Internetpräsenz „ Deutsches Patent- und Markenamt“; vgl. auchBerlit, Rn. 360 ff.

^[50]Vgl. Ströbelein GRUR 2001, S. 659; vgl. auch § 14 I MarkenG.

^[51]Vgl. Götting, § 55, Rn. 1.

^[52]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 296.

^[53]Vgl. Berlit, Rn. 321 ff., vgl. auch §§ 23, 24 MarkenG.

^[54]Vgl. BGH, GRUR 2006, S. 863, Sachverhalt – ex works.

^[55]Vgl. EuGH, GRUR 1998, S. 919, Rn. 7 – Silhouette; Für ähnliches Bsp. vgl. auchEisenmann/Jautz, Rn. 299.

^[56]Vgl. Kunz-Hallsteinin GRUR 2001, S. 644; vgl. auch §§ 25, 26 MarkenG.

^[57]Vgl. hier, B. I.; Vorher war gem. § 8 Warenzeichengesetz die Übertragung nur gemeinsam mit dem Geschäftsbetrieb möglich. Umgekehrt stellt § 27 II MarkenG die Vermutung auf, dass ein Geschäftsbetrieb nur mit dazugehörigen Marken übertragen wird; vgl. auchFezer, § 27, Rn. 2, 7, 53.

^[58]Vgl. Götting, § 57, Rn. 1 ff.

^[59]Vgl. Götting, § 57, Rn. 6; Die letztgenannte Variante ist in der Praxis wohl am häufigsten anzutreffen.

^[60]Vgl. Berlit, Rn. 393 f.

^[61]Vgl. Eisenmann/Jautz, Rn. 306 ff.

^[62]Vgl. Ticic, S. 7 f.; Hiernach konnten die Mitgliedsstaaten entscheiden, ob eine bösgläubig angemeldete Marke schon von der Eintragung ausgeschlossen ist oder erst im Falle einer Eintragung als ungültig erklärt werden soll.

^[63]Vgl. Berlit, Rn. 123.

^[64]Vgl. Fezer, § 8, Rn. 659.

^[65]Vgl. Ticic, S. 8.

^[66]Vgl. Fezer, § 8, Rn. 660.

^[67]Vgl. Berlit, Rn. 123.

^[68]Vgl. Fezer, § 8, Rn. 662.

^[69]Vgl. Brötje, S. 40 f.

^[70]Vgl. BT-Drucks 12/6581, S. 79.

^[71]Vgl. Brötje, S. 45.

^[72]Vgl. Internetpräsenz „Übersetzungsprogramm“; vgl. auchTicic, S. 11.

^[73]Vgl. Internetpräsenz „Wörterbuch“.

^[74]Vgl. BT-Drucks 12/6581, S. 95; vgl. auch BGH, GRUR 2000, S. 1032, Rn. 23 – EQUI 2000.

^[75]Vgl. auchMeessenin GRUR 2003, S. 673.

^[76]Vgl. Wiedmann, S. 83; Auf eine ausführliche Auslegung muss in dieser Darstellung verzichtet werden.

^[77]Vgl. Palandt, § 226 BGB, Rn. 2; Auch für weitere Betrachtungen.

^[78]Vgl. Baumbach/Hefermehl, Einl UWG, Rn. 66, 72, § 1 UWG, Rn. 2; Auch für weitere Betrachtungen.

^[79]Vgl. Helmin GRUR 1996, S. 594; Auf weitere Vergleiche, wie z.B. mit Art. 21 Scheckgesetz oder Art. 16 II Wechselgesetz wird nicht weiter eingegangen.

^[80]Vgl. Fabryin GRUR 2010, S. 567.

^[81]Die Gleichbehandlung von „Kennen“ und „Kennenmüssen“ taucht im deutschen Recht immer wieder auf; vgl. z.B. §§ 123, 166, 179 BGB, § 10 I Patentgesetz.

^[82]Auch die Volksweisheit: „Böse ist, wer Böses tut.“, die sich etwa gleichermaßen mit der hier in C. I. 2. a) genannten durchgesetzt hat, ist insofern nicht korrekt.

^[83]Vgl. Internetpräsenz „IP-Lexikon“; vgl. auch § 12 Patentgesetz.

^[84]Vgl. Brötje, S. 47; Auch für weitere Argumente.

^[85]Vgl. Brötje, S. 54, 62.

^[86]Vgl. BGH, GRUR 2001, S. 242, II. 3. a) cc) – Classe E.

^[87]Vgl. Brötje, S. 60 f.

^[88]Vgl. auchHelmin GRUR 1996, S. 598.

^[89]Vgl. BGH, GRUR 2006, S. 850, Rn. 42 – FUSSBALL WM 2006.

^[90]Vgl. Schefflerzitiert vonTicic, S. 70.

^[91]Vgl. Fezer, § 8, Rn. 661; vgl. auchTicic, S. 72;Berlit, Rn. 123b;Götting, § 53, Rn. 23.

^[92]Auf die Einbeziehung weiterer Auslegungsmethoden sowie internationaler Vorschriften wird nicht weiter eingegangen. Für die Hinweise der gemeinschaftsrechtlichen Auslegung bietet das hier in C. I. 3. c) dargestellte Urteil einige Anhaltspunkte.

^[93]Vgl. auch hier, C. I. 2. b) aa). Wie im Fall „Classe E“ war lediglich absehbar, dass Mercedes Benz diese Marke mglw. gebrauchen könnte - existiert hat sie bei der Anmeldung aber noch nicht. Für derartige Fälle sollte daher auf die vom BGH aufgestellten drei Behinderungsindizien verwiesen werden.

^[94]Vgl. Fabryin GRUR 2010, S. 568.

^[95]Vgl. BGH, GRUR 2004, S. 510, I. – S100.

^[96]Vgl. BGH, GRUR 2004, S. 510, III. 1. – S100.

^[97]Vgl. BGH, GRUR 2004, S. 510, III. 2. d) – S100.

^[98]Vgl. BGH, GRUR 2004, S. 510, III. 2. e) – S100.

^[99]Vgl. BGH, GRUR 2009, S. 780, Rn. 26 – Ivadal.

^[100]Vgl. BGH, GRUR 2009, S. 780, Sachverhalt – Ivadal; vgl. auch Internetpräsenz „Onmeda“.

^[101]Vgl. BGH, GRUR 2009, S. 780, Sachverhalt, Rn. 7 – Ivadal.

^[102]Vgl. BGH, GRUR 2009, S. 780, Rn. 4 ff. – Ivadal.

^[103]Vgl. BGH, GRUR 2009, S. 780, Rn. 11 – Ivadal.

^[104]Vgl. BGH, GRUR 2009, S. 780, Rn. 13 – Ivadal.

^[105]Vgl. auch hier, B. V. 1.

^[106]Vgl. BGH, GRUR 2009, S. 780, Rn. 14 f. – Ivadal.

^[107]Vgl. Bartenbach, S. 865; vgl. auchMeessenin GRUR 2003, S. 672.

^[108]Vgl. BGH, GRUR 2009, S. 780, Rn. 23-25 – Ivadal.

^[109]Vgl. BGH, GRUR 2009, S. 780, Rn. 26 – Ivadal.

^[110]Vgl. Internetpräsenz „Wiener Zeitung“.

^[111]Nunmehr: Art. 52 I lit. b VO (EG) Nr. 207/ 2009 (in Kraft getreten: 13. April 2009); Aufgrund des für diesen Sachverhalt maßgeblichen Zeitpunkts nicht anzuwenden.

^[112]Vgl. EuGH, GRUR 2009, S. 763, Sachverhalt – Lindt GOLDHASE.